O uso não autorizado de marca registrada por concorrente
gera prejuízos de ordem material e moral, na medida em afeta a imagem e o nome
comercial da empresa que detém os direitos perante os clientes. Com este
fundamento, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
condenou a Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda a pagar R$ 30 mil, por
danos morais, à BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda, sediada em Caxias do
Sul.
O relator das Apelações, desembargador Ney Wiedemann Neto,
disse que nesta espécie o dano moral é presumível; ou seja, não é necessária a
comprovação dos danos. Ele citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, da
lavra da ministra Nancy Andrighi, na REsp 466.761-RJ: “a prática de
falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do
titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação em danos
morais”.
A Bigfer, com sede em Farroupilha, já havia sido condenada
em primeiro grau a pagar dano material por ter utilizado indevidamente a marca
‘‘Minifix’’ — palavra criada a partir das palavras ‘‘mini’’ (pequeno) e ‘‘fix’’
(fixadores) —, registrada pela segunda desde setembro de 2005 no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A contrafação — reprodução e uso não
autorizados de marca registrada – ocorria desde 1996.
Além de reconhecer o dano moral, negado na sentença, o
relator ampliou o termo inicial da apuração do dano material. Pela decisão de
primeiro grau, este prazo passaria a vigir a partir do momento em que não mais
restassem dúvidas sobre a propriedade da marca discutida no âmbito do INPI.
Wiedemann Neto entendeu, no entanto, que este lapso deve se dar a partir dos
cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e enquanto não cessar a
infração, na forma da Súmula 143 do STJ e do artigo 225 da Lei 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial). O acórdão é do dia 22 de novembro. Ainda cabe recurso.
O caso
Em 13 de março de 2006, por meio de material publicitário e
documentos, a BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda tomou conhecimento que a
Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda vinha contrafazendo sua
tradicional marca. Resolveu, então, notificá-la de que era a criadora da marca,
conforme registro no INPI sob o nº 821.041.290, na classe NCL (8) 06, concedido
para distinguir parafusos de metal para uso na indústria moveleira.
No final de março daquele ano, a BMZAK disse que recebeu
correspondência da concorrente, em que esta informava que era a criadora da
marca ‘‘Mini-fix’’, acusando-a de usurpadora. Em complemento, anunciou que
tomaria todas as medidas cabíveis. Ou seja, requereu pedido de marca idêntica,
depositado em 24 de março de 2006. O INPI, no entanto, negou-lhe o registro.
Apesar da negativa de reconhecimento marcário, a Bigfer
continuou produzindo e comercializando parafusos, tambores e hastes de metal
sob a marca ‘‘Mini-Fix’’. Esta constatação fez a BMZAK ingressar em juízo com
ação de reparação moral e material e pedir a abstenção do uso da marca ou
semelhante — ou seja, ‘‘Minifix’’ ou ‘‘Mini-Fix’’.
A sentença
A juíza Claudia Bampi, titular da 3ª Vara da Comarca de
Farroupilha, se convenceu de que a empresa ré utiliza indevidamente a marca
‘‘Minifix’. Ela deu parcial provimento à ação. Determinou que a ré se abstenha
do uso da marca — sob pena de multa de R$ 50 mil por infração — e indenize a autora
pelos danos materiais. O valor será apurado em liquidação de sentença, tendo
como marco inicial o dia 16 de junho de 2009, data em que, segundo a juíza,
‘‘não restavam mais dúvidas’’ sobre a propriedade da marca ‘‘Minifix’’.
‘‘Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido.
Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade à lei, prejudicando a
autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o
presente, cabe à autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua
marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem
qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado’’, encerrou. O TJ gaúcho
modificou este entendimento e fixou a indenização também por dano moral.
Fonte: Conjur
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